Een Kortrijks restaurant veranderde recent haar handelsnaam van Maddox naar “Gastrobar Noma”. Vlak na de lancering van de nieuwe benaming ontving het Kortrijkse restaurant een ingebrekestelling van het Deense sterrenrestaurant “noma” met de eis om haar naam te veranderen. Partijen hebben de discussie minnelijk geregeld door een naamswijziging door te voeren naar “Nomma by Maddox”. Maar wie zou in een gerechtelijke procedure gelijk gekregen hebben?
Voorgerecht: principes van het merkenrecht
Een merk is een intellectueel eigendomsrecht dat een exclusief recht verleent aan de eigenaar om dat merk te gebruiken om haar producten en diensten te identificeren, zodat het publiek deze kan onderscheiden van het aanbod van andere ondernemingen.
Een merk wordt verkregen door het te registreren binnen een territorium naar keuze, en voor een omschreven reeks van goederen en diensten.
Met een geregistreerd merk kan de houder optreden tegen anderen die datzelfde teken zouden gebruiken voor dezelfde goederen of diensten. Ook als iemand anders een gelijkaardig teken gebruikt voor een gelijkaardig aanbod, kan de merkhouder optreden als deze kan aantonen dat er verwarringsgevaar is bij het publiek. Dit is het geval als de gemiddelde consument verkeerdelijk kan denken dat het aangevochten teken en het bestaande merk toebehoren aan dezelfde onderneming, of aan twee economisch verbonden ondernemingen.
Verder kan een eigenaar van een bekend merk ook optreden tegen het gebruik van een identiek of gelijkaardig teken door een derde, zelfs al is het in een totaal andere sector. Dan moet de merkhouder wel kunnen aantonen dat zij over een merk beschikt dat bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek in een aanmerkelijk deel van het beschermde territorium. Bovendien moet de merkhouder ook aantonen dat de tegenpartij onrechtmatig aanhaakt aan het bekende merk (“free riding”), of dat het bekende merk schade kan oplopen door het gebruik van het jongere teken door de tegenpartij.
Hoofdgerecht: toepassing in de noma-discussie
Stel dat het Kortrijkse restaurant voet bij stuk hield, zou een rechtbank in dit geval een merkinbreuk weerhouden hebben? Laten we even de geschetste criteria toepassen.
Het Deense restaurant noma heeft in haar merkenportefeuille een geldige Uniemerkregistratie voor haar restaurantnaam. Een Uniemerk verleent merkbescherming over de gehele Europese Unie, wat betekent dat niemand anders diezelfde naam mag gebruiken binnen dat territorium voor de betrokken goederen en diensten.
Met Gastrobar Noma wordt het meest dominante onderdeel van het bestaande Uniemerk (namelijk het woord “Noma”) overgenomen. Dit maakt dat beide tekens vrij sterk met elkaar overeenstemmen, althans op visueel en auditief vlak, en het spreekt voor zich dat beide spelers in dezelfde sector actief zijn.
Het Deense noma zou als eerste argument kunnen stellen dat er verwarringsgevaar is bij de gemiddelde consument. De overeenstemming van beide tekens, het feit dat beide ondernemingen een restaurant uitbaten, maar vooral ook de hoge bekendheid van het Deense noma (dat al meermaals de erkenning van beste restaurant ter wereld ontving), zijn allemaal elementen die bij de gemiddelde consument misschien wel de indruk zouden kunnen creëren dat het Kortrijkse restaurant op de een of andere manier met het Deense noma verbonden zou zijn (lees: verwarringsgevaar dus).
Ten tweede zou het Deense noma ook het bewijs kunnen leveren dat er sprake is van een inbreuk op een bekend merk. Hiervoor moet de merkhouder eerst bewijzen dat haar merk voldoende bekendheid geniet, wat in het geval van noma wellicht geen lastige oefening is. Als noma daarenboven zou kunnen bewijzen dat het Kortrijkse restaurant probeerde om aan te haken bij het succes van het wereldbekende Deense merk, zou er eveneens op die rechtsgrond een merkinbreuk kunnen weerhouden worden.
Dessert: conclusie en tips
De kans dat de Deense merkhouder aan het langste eind zou getrokken hebben in een procedure, is dus reëel. Op een gegeven moment rees echter de begrijpelijke vraag waarom een Deens restaurant überhaupt valt over de naam van een Kortrijkse concullega. Het antwoord hierop is omdat het Deense noma juridisch gezien over een wereldbekend en ijzersterk merk beschikt, en het onderscheidend vermogen ervan maximaal wil beschermen binnen het beschermde EU-gebied. Als een merkhouder toelaat dat andere ondernemingen gebruikmaken van haar merk binnen het beschermde territorium, dreigt het oudere merk te verwateren en kan de merkhouder haar merkbescherming in het slechtste geval zelfs kwijtraken. Het is dus niet alleen een principiële kwestie, maar ook een bewuste keuze van de merkhouder om de juridische waarde van het merk maximaal te beschermen.
Ons advies is altijd om een nieuwe voorgenomen commerciële benaming voor een onderneming, vennootschap, product of dienst, vooraf te laten screenen op potentiële conflicten met bestaande intellectuele eigendomsrechten (zoals oudere merken) via een beschikbaarheidsonderzoek. Dit is een preventieve investering die het risico op langdurige en kostelijke discussies in de toekomst aanzienlijk kan verminderen. Hiermee vermijd je ook dat je jarenlange investeringen in de opbouw van een goede commerciële naam, ineens naar de prullenmand moet verwijzen onder druk van een houder van een ouder recht.
Indien je je wil laten bijstaan voor de registratie van uw merk of in het kader van een discussie omtrent het gebruik van een handelsnaam of merk kan u mij steeds contacteren via thomas@misterfranklin.be.
Comments